30类29135506号“麦乐滋MAILEZI”商标,由香港誉丰集团(国际)有限公司于2018年2月5日提出申请,2020年9月7日获得注册。2020年10月14日麦当劳公司提出无效宣告。2021年8月24日,国家知识产权局做出裁决,该商标被宣告无效。本案被选为2021年知识产权局异议评审十大典型案例之一。
麦当劳公司提出的无效理由主要有:
(1)争议商标与申请人已注册并长期使用的知名商标“麦乐酷”、“麦乐鸡”、“麦乐卡”、“麦乐送”、“麦当劳”等近似;
(2)被申请人在多个商品和服务类别上申请或注册了近400件商标,包含“强声”、“沃巴赫”、“裕小白”等以及“麦标网稀资源”、“麦标网”、“晒标网”、“造标工场”、“麦标局”、“智有说标”、“智有”、“稀资源”等;
(3)被申请人董事为“马庆泽”,亦为“广东智有商标代理有限公司”、“广州稀资源知识产权代理有限公司”的法定代表人。被申请人名下的部分商标由这两家公司代理申请注册;
(4)“马庆泽”名下申请/注册67件商标,部分由“广州稀资源知识产权代理有限公司”代理申请注册。被申请人未答辩。
麦当劳公司提交了以下主要证据:
(1)申请人大事记;
(2)申请人在中国企业贡献报告、国家图书馆检索报告;
(3)申请人及产品介绍、麦当劳餐厅及服务介绍、申请人排名情况检索报告、榜单等;
(4)申请人及产品广告宣传;申请人商标受行政保护的裁定等;
(5)申请人商标注册证据;
(6)申请人“麦当劳”和“麦”字头商标宣传使用证据;
(7)申请人“麦乐鸡”、“麦乐送”、“麦乐酷”等商标的词条介绍、注册及许可使用、历史网页、广告宣传、图书馆检索报告等证据;
(8)用以证明被申请人恶意的证据,如被申请人的商标注册情况;
(9)被申请人的企业登记情况以及关联企业登记情况、负责人名下的企业登记情况以及商标申请、注册情况等。
国家知识产权局认定争议商标核定使用的咖啡、冰淇淋商品与以上具有一定知名度的部分引证商标构成相同近似商品上的近似商标;马庆泽作为商标代理机构的法定代表人,通过其个人及在我国香港地区注册的公司在多个商品及服务上注册400余件商标。无论商标代理机构是出于何种目的,只要在代理服务之外的商品或服务上进行的注册申请,均属于《商标法》第十九条第四款禁止的情形。
被申请人对其申请注册大量商标的行为没有做出合理解释或说明,因此被申请人申请注册商标的行为明显具有利用他人在先标识的知名度谋取不正当利益的意图,而并非出于正当经营使用的目的,其行为扰乱了商标注册管理秩序,有损于公平竞争的市场秩序,因此争议商标构成《商标法》四十四条第一款所规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形,争议商标予以无效宣告。
【温馨提示】
在异议、无效案件中,证据是关键。不仅要提供证明客户知名度的证据,更要尽可能提供证明对方恶意的证据,如深入查询被申请人信息(董事、法人代表、投资人等);查询公司状况(经营有无异常、执照是否被注销、吊销等);负责人名下有无其它公司、这些公司有无关联等。香港公司尤其要注意,空壳公司居多,注册公司的目的是为了有资格注册商标等。本案就是通过申请人找到其董事马庆泽,并通过马庆泽找到其名下的代理组织以及其代理的和其本人名下的注册商标,从而认定其恶意。