海外商标案例分享之 “rockspace及图”商标墨西哥驳回复审案
2024-04-11 商标 赵丝幪

出海企业在国际商标注册申请过程中难免会遇到被驳回的情形,在遇到驳回情况时要积极寻找解决方案,针对具体驳回理由逐一采取对策,以争取商标的核准注册。本文以一件墨西哥商标驳回复审案件为例,为出海企业商标申请遇到驳回时提供一些参考。 

【案情概况】

第1552695号“海外商标案例分享之 “rockspace及图”商标墨西哥驳回复审案”马德里商标注册申请由深圳市仁清卓越科技有限公司提交,指定类别:第7类。该商标指定墨西哥的注册申请,收到墨西哥知识产权局下发的驳回通知,驳回理由为与两件在先商标构成近似。申请人在复审期限内提交了复审申请,现已收到复审裁定,申请商标被准予注册。

申请商标与引证商标详情如下:

海外商标案例分享之 “rockspace及图”商标墨西哥驳回复审案

【驳回应对方案】

1.针对引证商标一

重点从商标的差异角度进行争辩,主要包括:

1) 两商标均为图文组合商标,在文字和图形同时存在时,文字部分会成为       消费者主要识别记忆的元素。两商标文字部分在文字构成、呼叫、含义上差异较大。同时,双方商标在整体视觉效果上差异较大,以普通消费者施加一般注意力即可区分,不会造成消费者混淆误认;

2) 关于图形部分,引证商标一的图形部分为其文字部分mirage的首字母“M”的艺术化设计,而申请商标的图形部分与正向“M”的字形差异较大。加之引证商标一的图形部分为红色设计,使双方商标的差异进一步增强。总体上,消费者造成混淆的可能性较小;

3) 此外,在申请商标公告期间(墨西哥为先公告后实审),引证商标一所有人并未对申请商标提起异议,说明引证商标一所有人也并不认为两商标构成近似,其认可双方商标共存并不会在消费者中产生混淆。

2.针对引证商标二

墨西哥与中国对同意函的认可度不同,即使双方商标图样和类别完全相同,只要商标申请人能够提供引证商标所有人出具的同意函,基于私权自治,墨西哥知识产权局一般会允许双方商标的共存注册。

鉴于以上,在了解到引证商标所有人是申请人的关联公司后,我们建议客户采取出具共存同意函的方式克服驳回,在复审中提交了引证商标二所有人出具的共存同意函。

【裁定结果】

经复审审理,题述墨西哥申请商标已被准予注册。

【总结及提示】

1. 在海外商标申请过程中,会遇到各种驳回情形。遇到驳回后,要冷静判断,积极寻找应对方案。善用制度差异寻找对己方有利的事实和证据以支持论点,全力争取商标的核准注册。

2. 提早布局,寻求己方权利确认,以较低成本获得保护。如预算允许,可考虑在商标注册布局前进行具体国家的在先商标情况检索,以做好预案。

3. 遇到相对理由驳回,考虑对引证商标采取异议、无效、撤销等措施清除障碍。如遇引证关联主体商标驳回申请或其他可能达成共存的情形,考虑通过同意函克服驳回的可行性,以较低成本争取注册。

4. 关联主体商标布局前预先沟通规划,相同商标申请主体尽量统一。如需由不同主体持有,沟通划定权利界限。

5. 海外商标保护过程中如遇到问题,及时联系专业的代理机构寻求协助,积极寻找解决方案,为企业出海经营保驾护航。

业务领域:
全球商标、域名、商号等知识产权法律事务、产品合规法律事务,包括但不限于:商标注册申请、转让、续展、许可备案、商标异议、撤销、评审、诉讼案件,提供商标保护及维权的法律建议、商标保护的方案策划和管理、知识产权战略咨询、知识产权法律纠纷解决的谈判、争议解决、产品上市合规法律审查事务等
此案件代理人
赵丝幪 高级合伙人/执业律师 联系电话:010-68390817
邮箱:zhaosim@janlea.com.cn
擅长领域:全球商标、域名、商号等知识产权法律事务、产品合规法律事务,包括但不限于:商标注册申请、转让、续展、许可备案、商标异议、撤销、评审、诉讼案件,提供商标保护及维权的法律建议、商标保护的方案策划和管理、知识产权战略咨询、知识产权法律纠纷解决的谈判、争议解决、产品上市合规法律审查事务等
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