《商标法》第四十四条第一款是权利人维权的有力武器
2021-08-09 商标 张晓

北京停简单信息技术有限公司(下称“申请人”)针对厦门仙桃资产管理有限公司(下称“被申请人”)获得核准注册的“停简单”商标(下称“争议商标”),委托我所作为代理人,向国家知识产权局提交了无效宣告申请。近日,我所收到了国家知识产权局做出的无效宣告裁定,裁定结果为,争议商标予以无效宣告。申请人的无效宣告申请获得支持,此次代理事项取得成功。

案情介绍

2016年06月20日,被申请人向国家知识产权局申请注册了第20357585号“停简单”商标,指定使用在第38类“新闻社服务,视频点播传输,提供在线论坛,视频会议服务,数字文件传送,提供互联网聊天室,信息传送”等服务上,并于2017年08月06日获得核准注册公告。申请人委托我所于2019年12月26日对争议商标提起无效宣告申请,请求国家知识产权局对争议商标予以无效宣告。

    国家知识产权局经审理后支持了申请人的部分理由,认为,被申请人在多个类别的商品、服务上申请注册了三百五十多件商标,其中多件商标为复制、抄袭他人姓名、知名的动画人物名称、企业名称等而来,该行为明显超出了正常的生产经营需要,具有借助他人知名品牌进行不正当竞争或牟取非法利益的意图,扰乱了正常的商标注册管理秩序,已构成《商标法》第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形,裁定争议商标予以无效宣告。

案件分析

在无效宣告案件的准备过程中,我所代理人全面分析了案件,认为争议商标指定使用的第38类“新闻社服务,视频点播传输,提供在线论坛,视频会议服务”等服务与申请人企业字号“停简单”实际使用的互联网智慧停车服务产品在功能用途、服务方式等方面存在一定区别,如果仅仅主张适用《商标法》第三十二条来保护申请人的在先字号权等在先合法权益,得到国家知识产权局支持的可能性很小。因此,除了正常主张在先合法权益外,我所代理人还重点查询了被申请人的背景资料、申请注册的商标信息,与被申请人相关的在先裁定等,发现被申请人申请注册了三百五十多件商标,且多数商标与他人具有较高知名度的姓名、动画人物名称以及具有较强显著性的商标相同或近似,于是将案件重点集中在对于《商标法》第四十四条第一款的适用。

《商标法》第四十四条第一款规定,已经注册的商标,违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。其中,“其他不正当手段”是指以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益,以使诉争商标获准注册的行为,包括诉争商标申请人采取大批量、规模性抢注他人具有一定知名度的商标等手段的行为。

原商标局和原商标评审委员会于2016年12月联合发布的修订后的《商标审查及审理标准》对“以其他不正当手段取得注册”的情形进行明确的规定:(1)系争商标申请人申请注册多件商标,且与他人具有较强显著性的商标构成相同或者近似的;(2)系争商标申请人申请注册多件商标,且与他人字号、企业名称、社会组织及其他机构名称、知名商品的特有名称、包装、装潢等构成相同或者近似的;(3)系争商标申请人申请注册大量商标,且明显缺乏真实使用意图的;(4)其他可以认定为以不正当手段取得注册的情形。

基于以上规定,我所代理人主要从以下几方面证明本案被申请人的申请注册行为构成了“以其他不正当手段取得注册”的情形:

第一,被申请人在2016年至2019年期间集中申请了三百五十多件商标,且申请注册商标涉及多个商品/服务类别,远远超出了其正常经营所需范围,明显缺乏真实使用意图,囤积商标的可能性较大。

第二,被申请人申请注册了大量的诸如“嬴政”、“刘邦”、“忽必烈”、“唐太宗”、“钱学森”、“马化腾”、“王健林”、“王思聪”“米老鼠”、“唐老鸭”、“嘉峪关”、“八达岭长城”“金拱门”等之类的商标,与他人姓名、知名的动画人物名称、景点名称以及具有较强显著性的商标构成相同或者近似。

第三,国家知识产权局已在多件无效宣告裁定中明确认定被申请人商标注册的情况明显缺乏真实使用意图,扰乱了正常的商标注册管理秩序,构成《商标法》第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得商标注册”的情形。

综合以上理由与事实,我所代理人积极查询被申请人的恶意抢注及囤积商标的行为,利用《商标法》第四十四条第一款成功无效了争议商标,使得客户的品牌得到保护。

综上所述,《商标法》第四十四条第一款的立法目的在于制止违反诚实信用原则,侵犯他人合法权益,扰乱商标注册秩序,损害公平竞争市场秩序的不正当竞争行为和恶意抢注行为。同时,该条款也是权利人维护自身合法权益的有力武器。

业务领域:
商标异议、无效宣告、驳回复审、撤销复审、答辩及其他评审案件的撰写、商标监视法律建议的出具及其他与商标有关的法律咨询
此案件代理人
张晓 商标代理人 联系电话:010-68390845
邮箱:zhangxiao@janlea.com.cn
擅长领域:商标异议、无效宣告、驳回复审、撤销复审、答辩及其他评审案件的撰写、商标监视法律建议的出具及其他与商标有关的法律咨询
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